PALABRAS MALSONANTES – UNA DE LAS PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE TU MARCA.

El pasado 23 de septiembre de 2019, la revista Expansión[1] publicó un artículo sobre Dan Defossey y Roberto Luna, dos jóvenes emprendedores creadores del exitoso restaurante de carne ahumada “PINCHE GRINGO BBQ”, mismo que hoy día cuenta con dos sucursales en la Ciudad de México. En el opúsculo, Ana Valle relata cómo la pareja de emprendedores sostuvo una batalla de 5 años contra del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para que éste les concediera el registro de su marca. La disputa en cuestión giraba en torno a la prohibición de la Ley de la Propiedad Industrial de conceder un registro a una marca que sea contraria al orden público, a la moral y a las buenas costumbres[2].

Bajo el criterio de la autoridad marcaria, la palabra “PINCHE” hacía referencia a un adjetivo despectivo malsonante que conlleva a la idea de ruin o despreciable. Ante la negativa de registro, Dan y Roberto promovieron un juicio de nulidad ante Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, misma que reconoció la validez de la resolución original, por lo que la pareja de empresarios decidió excitar la institución jurídica del Amparo Directo en contra de la resolución de la Sala
Especializada en espera de que su marca les fuera concedida.

Si bien el IMPI ha hecho una extraordinaria labor para que las solicitudes de registro de marcas -así como de otros servicios que ofrece- puedan ser presentadas por cualquier persona sin mayores inconvenientes; sigue siendo imprescindible que el titular de la marca se encuentre bien asesorado o asesorada sobre distintas consideraciones que entran en juego al momento de pretender obtener un registro marcario.

La primera de estas consideraciones radica, precisamente en los supuestos que la Ley de la Propiedad Industrial señala que no podrán ser registrables como marca. Para el caso de Dan y Roberto ya hemos explorado una de estas hipótesis, siendo ésta el caso en que la marca sea contraria a la moral, las buenas costumbres o el orden público. Empero, existe un listado importante de las distintas prohibiciones previstas por la Ley, y estos supuestos se encuentran, principalmente, en el artículo 90 de la referida Ley.

Dentro de estos impedimentos se encuentra uno de los más comunes: que los signos que componen la marca en cuestión sean similares o idénticos a otra marca de distinto titular ya registrada o en trámite y que además proteja productos o servicios iguales o similares. Otras prohibiciones consisten en que se pretendan proteger nombres, frases o elementos figurativos de uso común que en el lenguaje corriente o prácticas comerciales se hayan convertido en elementos genéricos o usuales dentro de los mismos.

Asimismo, no podrán ser registradas aquellas marcas que por sus elementos reproduzcan o imiten escudos o banderas de países y, en general, de cualquier otra división política. Sucede lo mismo con signos o sellos oficiales del Estado, así como con las zonas geográficas, denominaciones de gentilicios y nombres y adjetivos que indiquen la procedencia de un producto o servicio que puedan confundir al consumidor en cuanto a la misma.

Los anteriores son sólo algunos de los supuestos que la Ley de la Propiedad Industrial contempla como prohibiciones para el registro de marcas. Por ello, resulta de gran importancia que previo a la solicitud de registro se lleve a cabo una búsqueda de disponibilidad, así como de un análisis de registrabilidad de la marca que se pretende solicitar a registro. Esto, a efecto de que el titular de la marca pueda vislumbrar si es viable o no proceder con la presentación de la solicitud de ésta, así como para poder llevar a cabo la mejor estrategia que se empleará durante todo el proceso administrativo; estrategia que llevará a cabo el especialista de la práctica marcaria.

De esta manera, toda persona, ya sea física o moral, que se encuentre bien informada al momento de solicitar a registro su marca puede evitarse largos y costosos procedimientos tanto administrativos como judiciales. Pensemos nuevamente en el caso de Dan y Roberto, quienes tuvieron que luchar por más de 5 años por el registro de su marca “PINCHE GRINGO BBQ”. Por fortuna, el pasado 14 de mayo, el Tribunal Colegiado a cargo del Amparo Directo que promovieron, resolvió conceder el registro de su marca, dejando asentado un gran antecedente para el caso de marcas que por su denominación puedan contener una palabra malsonante con una doble connotación.

En FLOCAR LAW, te asesoramos y acompañamos a lo largo del proceso de registro de tus marcas, desde la etapa previa a su solicitud, hasta su concesión, correcto mantenimiento, vigilancia y defensa.

 

Cualquier pregunta o comentario ingresa a nuestra página web www.flocarlaw.com o bien, puedes escribirnos a la cuenta de correo electrónico info@flocarlaw.com.

 

Leonardo Roldán · Abogado · FLOCAR LAW

[1] Ana Silvia Valle, “Pinche Gringo BBQ, más que una batalla por el nombre”, Revista Expansión, publicado el 23 de septiembre de 2019, disponible en https://expansion.mx/empresas/2019/09/23/pinche-gringo-bbq-mas-que-una-batalla-por-el-nombre?sfns=mo.

[2] Artículo 4to de la Ley de la Propiedad Industrial.

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